안녕하세요! DKL 뉴스레터입니다.
VOL.14 I DKL 뉴스레터 2022년 5월호
📒 「목차」
1. 콘텐츠 '조각투자'와 법률 이슈 : 증권성을 중심으로(백세희 파트너 변호사)
2. NFT와 상표권 관련 위법성 이슈(손수정 파트너 변호사)
3. 5월 세미나 안내 
4. DKL 소식 - DKL 무료법률상담, 업무사례, 외부기고, 외부행사, 고객사 소식, 언론보도
안녕하세요. 디케이엘파트너스 법률사무소입니다.

DKL 뉴스레터 2022년 5월호에서 준비한 내용은 콘텐츠IP팀에서 준비한 "콘텐츠 '조각투자'와 법률 이슈 : 증권성을 중심으로""NFT와 상표권 관련 위법성 이슈"에 대한 칼럼을 소개해 드리고자 합니다. 또한 칼럼에 내한 내용을 주제로한 온라인 세미나도 5/13(금)에 진행할 예정입니다!

더 궁금한 점이 있으시다면 언제든 디케이엘파트너스 법률사무소로 문의하여 주시기 바랍니다.
디케이엘파트너스 법률사무소 백세희 파트너 변호사
 
I  1. 서설

코로나 팬데믹으로 인한 전 세계적인 유동자금의 증가와 맞물려 신종 투자 상품들이 우후죽순 쏟아졌다. 지금은 팬데믹이 소강 국면에 접어들고 금리 인상과 함께 과열되었던 투자 열기의 거품이 걷히며 상품들의 옥석이 가려지고 있다. 이른바 ‘조각투자’는 건물이나 미술품 등 선뜻 접근하기 어려운 고가의 자산에 다수가 비교적 소액을 투자해 운용 수익을 향유할 수 있다는 점에서 젊은 층을 중심으로 큰 인기를 끌고 있다. 하지만 비교적 새로운 유형의 상품이다 보니 제도의 사각지대에 놓여 투자자 피해가 우려되기도 했고, 사업자 측면에서는 언제 규제의 칼날이 미칠지 몰라 안정적인 사업 확장을 주저할 수밖에 없는 불안한 상황이었다.

 

이에 금융당국이 나섰다. 금융위원회 산하 증권선물위원회(이하 ‘금융위’)는 2022년 4월 20일 ㈜뮤직카우가 발행한 음악 저작권료 참여청구권(이하 ‘청구권’)의 증권성을 판단하고 ㈜뮤직카우에 대한 조치안을 의결하였다. 그리고 약 일주일 뒤인 28일에는 ‘조각투자 등 신종증권 사업 관련 가이드라인’을 발표했다. 금융당국의 규제 여하에 따라 사업의 흥망이 달라질 수 있는 만큼, 조각투자 플랫폼과 투자자 모두에게 금융위의 이번 발표는 큰 의미를 지닌다.

 

이하에서는 다양한 조각투자의 유형 중 음악이나 미술품 등의 콘텐츠를 중심으로 하는 증권성 이슈를 살펴본다. 개별론으로서 ㈜뮤직카우를 중심으로 4월 20일자 금융위의 발표 내용을, 나아가 조각투자 플랫폼 전반에 적용할 수 있는 일반론으로서 4월 28일자 가이드라인의 구체적인 내용을 살핀다. 이에 앞서 널리 인기를 얻고 있는 조각투자에 금융당국이 개입할 수밖에 없는 이유, 즉 ‘증권성’이 왜 문제인지를 간단히 살펴보도록 한다.


I  2. 조각투자의 '증권성'이 왜 문제인가


조각투자는 기본적으로 사업자가 여러 투자자의 돈을 모아 고가의 자산을 매입해 보관·관리·운용하고 그 운용수익을 분할하여 투자자들에게 돌려준다는 것을 내용으로 한다. 개인이 접근하기 어려운 고가의 부동산이나 미술품에 ‘티끌 모아 태산’을 만드는 방식으로 투자의 기회를 제공한다는 면에서 긍정적인 측면이 있다. 여윳돈을 가지고 투자에 처음 입문하는 MZ 세대의 관심이 쏠린 이유이기도 하다. 그러나 이러한 방식과 유사한 자산유동화 내지는 토큰화는 종래 엄격한 규제 아래에서 제한적으로만 이루어져 왔다. 왜일까?

 

가장 큰 이유는 ‘정보의 비대칭’이라는 증권거래의 특수성 때문이다. 건물이나 보석과 같이 그 가치가 눈에 보이는 재화와 달리, 증권과 같은 금융투자상품은 돈의 흐름을 표창하는 무형의 권리나 법적인 지위에 불과하다. 이러한 금융투자상품의 가치는 눈에 보이지 않는 다양한 요소의 영향을 받게 마련인데, 그에 대한 정보는 상품을 만들어 낸 주체가 독점하곤 한다. 일반 투자자는 상품의 가치를 좌우할 수 있는 수많은 변수에 대한 정보가 부족하다. 한편 조각투자 플랫폼은 MZ 세대의 이용 편의를 위해 간결한 웹디자인을 추구하는데 이 과정에서 정보의 비대칭성 문제는 더욱 심각해질 수 있다. 음악, 미술품, 드라마, 영화 등의 콘텐츠는 대중이 쉽게 접할 수 있으므로 투자자는 ‘누구보다 상품에 대해 잘 알고 있다’는 착각을 하기도 쉽다.

 

나아가 증권을 비롯한 금융투자상품은 ‘충동적인 투자 혹은 투기’의 대상이 될 수 있다는 속성이 있다. 투자자들은 노동 없이 자본의 투하만으로 쉽게 소득을 올릴 수 있다는 순간의 유혹에 빠지기 쉬운데, 그 결과는 보석이나 자동차, 부동산 등의 유형적인 재화를 경솔하게 구입한 경우와 비교했을 때 훨씬 심각할 수 있다. 손에 남는 것 하나 없이 투자금이 신기루처럼 사라져버릴 수 있기 때문이다.

 

조각투자에 대한 금융당국의 개입은 바로 이러한 증권의 속성으로부터 투자자를 보호하는 것을 가장 큰 목적으로 한다. 나아가 규제의 개입 범위를 명시하여 예측가능성을 도모해 사업자의 안정적인 사업 영위로 인한 건전한 시장 발전까지도 기대한다. 신종 투자상품이 ‘증권’이라고 판단되면 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 ‘자본시장법’)의 적용을 받는다. 엄격한 발행·공시 규제와 불공정거래규제 등이 적용되는 것이다. 따라서 조각투자 사업이 ‘증권성’을 띄는지 아닌지는 투자자 입장에서는 제도와 금융당국의 보호를 받을 수 있는지, 사업자 입장에서는 규제의 간섭을 어느 정도 받게 될지를 예측하는 가장 기초적인 이슈라 할 수 있다.


I  3. '㈜뮤직카우' 사례로 보는 조각투자의 증권성 이슈

 가. 뮤직카우의 사업구조와 권리관계

 

㈜뮤직카우가 판매하는 투자상품은 ‘저작권에 직접 투자한다’는 일반적 인식과 달리, ㈜뮤직카우에 대한 채권적 청구권에 불과하다. 이를 이해하기 위해서는 ㈜뮤직카우와 자회사인 ㈜뮤직카우에셋의 사업구조와 권리관계를 살펴보아야 한다.

 

우선 ㈜뮤직카우에셋이 음악의 창작자로부터 저작권을 매입해 이를 저작권협회에 신탁하고, 협회로부터 저작권사용료를 지급받을 권리인 수익권을 취득한다. 이 수익권을 기초로 ㈜뮤직카우에셋은 ‘저작권료참여권’이라는 청구권을 발행한다. 이는 ㈜뮤직카우에셋이 저작권협회로부터 수령한 저작권료의 지급을 청구할 수 있는 채권적 청구권인데, ㈜뮤직카우에셋은 이를 ㈜뮤직카우에 부여한다. ㈜뮤직카우에셋은 저작권료참여권을 ㈜뮤직카우에 부여하는 대가로 대금을 지급받고, 이를 활용해 또 다른 저작권을 매입한다.

 

㈜뮤직카우는 ㈜뮤직카우에셋으로부터 부여받은 ‘저작권료참여권’을 수량적으로 여러 개 쪼개어 ‘저작권료참여청구권’(이하 ‘청구권’)이라는 이름의 권리를 발행한다. 이 ‘청구권’은 투자자가 ㈜뮤직카우가 ㈜뮤직카우에셋으로부터 수령한 저작권료의 지급을 ㈜뮤직카우에 대해 청구할 수 있는 채권적 권리이다. 투자자가 경매 방식으로 취득하는 이 채권적 청구권이 바로 ㈜뮤직카우 플랫폼 내에서 거래되는 상품이다. 투자자는 ‘청구권’을 취득해 저작권료를 배분받거나, 플랫폼에서 이를 처분하여 차익을 얻는다.

 

. 금융위의 판단 : 투자계약증권에 해당

 

금융위는 4월 20일 ㈜뮤직카우 플랫폼에서 거래되는 ‘청구권’이 「자본시장법」이 정하는 ‘투자계약증권’에 해당하므로 ㈜뮤직카우는 동법상의 규제를 받아야 한다고 발표했다.

 

투자계약증권은 특정 투자자가 ① 그 투자자와 타인(다른 투자자를 포함) 간의 공동사업에 금전 등을 투자하고, ② 주로 타인이 수행한 공동사업의 결과에 따른 손익을 귀속받는 계약상의 권리가 표시된 것으로서(동법 제4조 제6항), ③ 이익의 획득을 목적으로 한다(동법 제3조 제1항).

 

㈜뮤직카우의 ‘청구권’을 위 투자계약증권의 인정 요건에 대입해 살펴보면, ① 동일한 ‘청구권’을 보유한 투자자들은 저작권료의 수입이나 ‘청구권’의 가격변동에 따른 손익을 동일하게 향유하고, ② 저작권의 투자·운용·관리, 발행가치의 산정, 저작권료의 정산·분배, 유통시장의 운영 등 일체의 업무를 ㈜뮤직카우와 ㈜뮤직카우에셋이 전적으로 수행한다는 것을 알 수 있다. 투자자들이 보유하는 ‘청구권’과 이를 거래할 수 있는 유일한 유통 채널은 ㈜뮤직카우와 ㈜뮤직카우에셋이 새롭게 만들어 낸 것으로서 이들 회사의 사업 없이는 투자자들이 어떠한 수익도 얻을 수 없을 뿐만 아니라, 약관에 의해 투자자는 ㈜뮤직카우를 통하지 않고서는 저작권료를 수령할 수 없기 때문이다. 나아가 ③ 투자자들은 특정 노래를 청취하거나 가공하는 등으로 사용하기 위한 목적이 아니라 오로지 저작권료 수입 또는 ‘청구권’의 가격 상승으로 인한 매매차익을 목적으로 ‘청구권’을 매수한다. ㈜뮤직카우도 대대적인 광고를 통해 투자자들에게 이익에 대한 기대를 부여했다.

 

이러한 논리 구조를 따라 금융위는 ㈜뮤직카우의 ‘청구권’을 투자계약증권이라 판단했다. 결과적으로 ㈜뮤직카우는 증권을 모집·매출하면서 투자자 보호를 위해 필요한 증권신고서(또는 소액공모 공시서류)를 제출하지 아니한 셈이다. 따라서 금융당국은 ㈜뮤직카우에 대해 과징금·과태료의 부과 등 「자본시장법」에 따른 제재조치를 취할 수 있게 되었다. 그러면서도 6개월의 유예기간을 부여했다. 「자본시장법」상 ‘투자계약증권’이 처음으로 적용된 사례로서 ㈜뮤직카우 측의 위법인식과 고의성이 낮았고, 이미 17만 명에 가까운 투자자가 서비스를 이용하고 있어 금융당국의 제재로 서비스가 중지된다면 다수의 투자자 피해로 이어질 수 있다는 점 등을 고려한 결정이다. 이에 따라 ㈜뮤직카우는 6개월 내로 금융위가 제시한 7가지의 조건*(투자자 보호 체계 구축을 위한 장치들)을 완비해야 한다.

 

  *① 투자자 권리·재산을 사업자의 도산위험과 법적으로 절연하여 안정하게 보호할 것, ② 투자자 예치금을 외부 금융기관 투자자 명의 계좌(가상계좌 포함)에 별도예치할 것, ③ 투자자보호, 장애대응, 정보보안 등에 필요한 물적설비와 전문인력을 확보할 것, ④ 청구권 구조 등에 대한 적정한 설명자료 및 광고 기준을 마련하고 약관을 교부할 것, ⑤ 청구권 발행시장과 유통시장을 모두 운영하는 것은 원칙적으로 불가(단, 투자자 보호를 위해 유통시장이 반드시 필요하고, 분리에 준하는 이해상충방지체계 및 시장감시체계 등을 갖추는 경우 예외적 허용), ⑥ 합리적인 분쟁처리절차 및 사업자 과실로 인한 투자자 피해 보상 체계를 마련할 것, ⑦ 상기 조건 이행완료에 대한 금융감독원 확인·증권선물위원회 승인시까지 신규 청구권발행 및 신규 광고 집행은 불가(투자자보호 체계 구축을 위한 사업재편 과정에 있음을 알리는 취지의 안내문구의 배포·게시는 가능)

 

. 시사점

 

콘텐츠에 대한 조각투자는 자칫 콘텐츠가 화체된 유형물 또는 콘텐츠의 지적재산권에 대한 직접 투자로 오인될 수 있다. 금융위의 발표는 ㈜뮤직카우가 판매하는 상품의 핵심 내용을 설명하고 「자본시장법」의 적용을 받는 증권성 이슈를 추출해 내는 과정을 보여주었다는 데에 1차적인 의의가 있다.

 

㈜뮤직카우의 사업구조상 문제점으로는 ‘청구권’의 본질이 ㈜뮤직카우에 대한 채권적 청구권에 불과해 ㈜뮤직카우가 도산할 경우 ‘청구권’ 역시 온전히 보장되기 곤란하다는 점, 회사에 대한 제3자의 감시가 부재해 투자자의 권리와 대금이 안전하게 보관·관리·결제되는지 투명하게 확인하기 어렵다는 점, ㈜뮤직카우의 재무상태나 ‘청구권’의 설계구조·발행(옥션)가격산정 등에 대한 투자자 공시가 이루어지지 못하고 있다는 점 등이 지적되어왔다. 금융위가 제재절차에 대한 보류 조건으로 이행을 요구한 조치들은 이런 문제점들을 해결하는 것을 목표로 한다는 점에서 향후 금융당국의 규제 방향을 예측할 수 있는 중요한 단서로 작용할 것으로 보인다.

다만 앞서 언급한 사업구조상의 문제점은 비단 ㈜뮤직카우에만 해당하는 것은 아니다. 동시에 콘텐츠 조각투자 플랫폼의 구조가 모두 ㈜뮤직카우와 유사한 것도 아니다. 이에 금융위는 2022년 4월 28일 다양한 형태를 띄는 조각투자 업계에 보다 일반적으로 적용될 수 있는 가이드라인을 발표했다. 항을 바꾸어 이를 살펴보자.



I  4. 금융위원회의 '조각투자 등 신종증권 사업 관련 가이드라인'

. 증권성 판단

 

증권은 금융투자상품 중 투자자가 취득과 동시에 지급한 금전 등 외에 어떠한 명목으로든지 추가로 지급의무를 부담하지 아니하는 것으로, 채무·지분·수익·파생결합·투자계약증권 등으로 분류된다. 금융위는 4월 28일자 ‘조각투자 등 신종증권 사업 관련 가이드라인’(이하 ‘가이드라인’)에서 증권성 판단은 사업자가 어떻게 광고하고 설명하는지와 상관없이 실질적인 내용을 들여다보아 결정한다고 천명했다. 이용약관, 조각투자대상의 관리와 운용방법, 수수료·보수 등 각종 명목의 비용 징수와 수익배분의 내용, 광고의 내용, 기타 약정 등 모든 정보를 종합해 결정한다는 것이다.

 

가이드라인이 조각투자 상품의 증권성이 인정될 가능성이 높은 경우의 예시로 든 항목은 다음과 같다. ① 일정기간 경과 후 투자금을 상환받을 수 있는 경우, ② 사업 운영에 따른 손익을 배분받을 수 있는 경우, ③ 실물자산, 금융상품 등에 대한 투자를 통해 조각투자대상의 가치상승에 따른 투자수익을 분배받을 수 있는 경우, ④ 기초자산의 가격변동에 따라 달라지는 회수금액을 지급받는 경우, ⑤ 새로 발행될 증권을 청약·취득할 수 있는 경우, ⑥ 다른 증권에 대한 계약상 권리나 지분 관계를 가지는 경우, ⑦ 투자자의 수익에 사업자의 전문성이나 사업활동이 중요한 영향을 미치는 경우.

 

나아가 가이드라인은 증권 유형 중 ‘투자계약증권’은 그 적용 범위가 폭넓게 인정될 수 있다는 점을 강조했다. 앞서 음악 콘텐츠의 저작권으로부터 발생한 수익을 나누어 갖는 조각투자 상품인 ㈜뮤직카우의 ‘청구권’도 투자계약증권으로 파악했던 만큼, 투계약증권으로 분류되는 상품이 추가적으로 나올 가능성도 상당하다. 이해를 돕기 위해 금융위는 가이드라인에서 투자계약증권 인정 가능성이 높은 경우를 구체적으로 설명했다. 이는 투자자가 얻게 되는 수입에 사업자의 전문성이나 사업활동이 중요한 역할을 하는 경우로서, ① 사업자 없이는 조각투자 수익 배분 또는 손실 회피가 어려운 경우, ② 사업자가 운영하는 유통시장의 성패가 수익에 큰 영향을 미치는 경우, ③ 투자자 모집시 사업자의 노력·능력을 통해 사업과 연계된 조각투자상품의 가격상승이 가능함을 합리적으로 기대하게 하는 경우이다.

 

반면, 소유권 등을 직접 분할하거나 개별적으로 사용·수익·처분이 가능한 경우에는 증권에 해당할 가능성이 상대적으로 낮은 것으로 보았다. 조각투자 상품이라 하더라도 실제 소유권을 분할하여 구매·보유할 수 있고 이를 판매함으로써 수익이 정산되는 경우는 단순한 실물거래에 해당할 뿐 증권에 해당할 가능성은 낮기 때문이다.

 

. 조각투자 증권과 관련한 사업자의 고려사항

 

자신이 판매하는 권리가 ‘증권’으로서 금융투자상품에 해당한다면, 이를 발행·유통하려는 사업자는 「자본시장법」 및 관련 법령을 모두 준수해야만 한다. 구체적으로는 증권신고서 제출, 무인가 영업행위 금지, 무허가 시장개설 금지, 부정거래 금지 등의 규제다. 이를 위반할 경우 관련 법규에 따라 형사처벌을 비롯한 과징금 부과 및 사업중지 등 각종 제재를 받을 수 있다. 조각투자 상품을 제공하는 사업자가 해당 상품이 「자본시장법」상 증권에 해당하는지를 점검하지 않고 성급히 사업을 추진하다가는 애써 마련한 플랫폼과 큰돈을 들여 집행한 광고가 무용지물이 될 수 있다는 의미다.

 

발행하려는 상품이 증권에 해당한다면 발행시 증권신고서 제출 등 공시 규제를 준수할 필요가 있다. 제공하려는 서비스(업무)가 금융투자업에 해당한다면 투자중개업 또는 집합투자업의 인가, 혹은 거래소 허가가 반드시 필요하다. 가이드라인은 조각투자 사업자의 행위가 자본시장법상 인·허가·등록이 필요한 업에 해당하는지 여부 및 사업 형태에 따른 「자본시장법」 외 여타 법률의 적용 가능성에 대해서는 사업자가 별도로 검토·문의·확인할 필요가 있다고 못 박았다.

 

다만 가이드라인은 해당 조각투자 증권의 특성상 현행 법체계 내에서 발행·유통이 어렵지만 해당 서비스의 혁신성이 특별히 인정되는 예외적인 경우에는 「자본시장법」상의 무거운 규제를 한시적으로 적용받지 않을 가능성도 언급했다. 바로 「금융혁신지원 특별법」에 따른 금융규제 샌드박스 제도를 활용해 혁신금융서비스로 지정받아 한시적으로 조각투자 증권을 발행·유통하는 방법이다. 지정을 위해서는 독창성과 혁신성 측면에서 시장 발전에 기여함을 소명해야 함은 물론, 앞서 금융위가 ㈜뮤직카우에 대해 제재유예 조건으로 부여했던 7가지의 투자자 보호 방안 등을 사업계획에 포함하여야 한다.

 

. 시사점

 

음악이나 미술품 등의 콘텐츠에 대한 조각투자는 ‘소유권의 일부를 직접 보유하는 모델’과 ‘자산에서 발생하는 수익에 대한 청구권을 보유하는 모델’ 모두를 상정해 볼 수 있다. 이 중 금융위가 비교적 증권에 해당할 가능성이 높다고 본 것은 후자이다. 자산에서 발생하는 수익에 대한 청구권을 다수의 투자자가 나누어 갖는 상품의 경우에는 증권에 해당할 가능성을 주의 깊게 검토해야 한다.

 

현재 운영 중인 콘텐츠 조각투사 사업체의 운영 방식을 살펴보면, 가이드라인이 제시한 조각투자 상품의 증권성이 인정될 가능성이 높은 경우의 예시와 중첩되는 부분과 그렇지 않은 부분이 혼재하고 있다는 사실을 알 수 있다. 현재 운영 중인 콘텐츠 조각투자의 실질이 ‘증권’인지 아니면 규제의 범위를 벗어난 ‘소유권의 분할’인지를 판별하기 위해서는 일반적인 일응의 기준으로 제시된 가이드라인의 확인만으로는 부족하다. 가이드라인은 그 기재 자체에서 ‘실제 개별 사안별로 적용 방식이 달라질 수 있다는 점과 본 가이드라인이 향후 얼마든지 수정 및 보완될 수 있다는 가능성’을 내비치고 있다. 안전한 사업의 영위를 위해 전문가에 의한 구체적인 규제 검토가 반드시 필요한 시점이라 할 수 있다.


I  5. 결어

조각투자 시장이 대규모로 확산되는 시점에서 조각투자에 대한 금융당국의 개입은 일차적으로 투자자를 보호하는 것을 가장 큰 목적으로 한다. 금융위원회의 4월 20일자 ㈜뮤직카우에 대한 결정 및 28일자 가이드라인 역시 큰 틀에서 투자자 보호를 위한 방향성을 제시한 것으로 볼 수 있다. 조각투자 사업자 입자에서는 이번 금융위의 연이은 발표가 규제의 개입 범위를 명시하여 예측가능성을 도모할 수 있게 한 기회로 삼을 수 있다. 일부 콘텐츠 조각투자 플랫폼은 ‘소유권을 분할 판매하는 것’으로서 증권성 이슈로부터 안전하다고 광고한다. 금융당국도 같은 판단을 할지는 뚜껑을 열어 보아야 알 수 있다. 법률 전문가의 면밀한 검토를 거친 사업 모델의 개발만이 불측의 제재를 피할 수 있는 길이라는 점을 주지할 필요가 있다. 끝

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. 최근 NFT와 상표권 침해 관련 소송
  

2022년 1월 에르메스(Hermès)는 디지털 아티스트 로스 차일드(Rothschild)가 버킨백 모양의 NFT를 메타버킨 이름으로 판매한 것이 에르메스가 미국 특허상표청에 연방상표로 등록한 BIRKIN 상표권의 침해이자 트레이드 드레스(trade dress)침해라고 주장하며 뉴욕연방법원에 소송을 제기하였고, 2022년 2월에는 나이키(Nike, Inc.)가 고가의 운동화, 명품 등의 재판매 중개와 진품확인서비스를 제공하는 스탁엑스(StockX LLC)가 한정판 고가로 출시한 Vault NFT에 나이키의 상표를 사용한 것이 나이키의 등록상표권 침해 및 출처허위표시와 상표의 희석화 또는 손상에 해당한다며 뉴욕 남부 연방지방법원에 소송을 제기했다.

 

본 칼럼에서는 위 NFT들이 상표권과 관련하여 어떠한 위법성이 문제되는지 알아보고, 이에 대하여 어떠한 항변을 할 수 있는지 검토해 본 후, 과거 현실세계의 상표를 온라인게임 등에서 사용한 경우에 대한 미국판례의 판시를 분석해봄으로써 위 에르메스 사건과 나이키 사건의 판결을 예측해보고, 상표권과 관련한 법적 리스크를 방지하기 위한 방법을 모색해보고자 한다.


. 상표권 관련 위법성이 문제되는 경우

1. 등록 상표권 침해에 해당하는 경우

 

타인이 등록한 상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인이 등록한 상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 떄 등록상표권 침해에 해당하며, 미국 15 U.S.C. § 1114 조항이 이에 상응한다.

 

우리나라 법원은 타인이 등록한 상표와 유사상표인지 여부의 판단기준에 대하여 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 한다고 판시하고 있다(특허법원 2020.3.27. 2018나1855판결등).

 

또 타인이 그 동일 또는 유사한 상표를 상표로서 사용한 경우, 즉 상품의 출처표시를 위하여 사용하여야 하므로 동일 또는 유사한 상표이더라도 상품의 기능을 설명하기 위해 사용한 것만으로는 등록상표권침해에 해당하지 않는다.

 

2. 출처표시의 혼동 (부정경쟁법 제2조 제1호 가목, 나목)

 

미처 상표등록을 하지는 않았지만 국내에 널리 인식된 상표의 경우 이를 무단으로 사용하여 출처표시의 혼동을 초래할 때 부정경쟁법 제2조 제1호 가목의 부정경쟁행위가 되어 위법하다.이는 미국 15 U.S.C. § 1125(a)에 상응한다고 볼 수 있다.

 

또 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장(표장), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지(상품 판매ㆍ서비스 제공방법 또는 간판ㆍ외관ㆍ실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관을 포함한다)와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위, 즉 트레이드 드레스를 침해하는 경우에도 부정경쟁행위가 되어 위법하다.

 

우리나라 판례는 부정경쟁법 제2조 제1호 가목, 나목의 경우 그 상품·용역이 저명성을 획득한 표지의 상품·용역과 다른 것이라고 하더라도 주체의 동일성에 관한 협의의 혼동뿐만 아니라 양 상품주체 또는 영업주체 사이에 일정한 관계가 존재하는 것은 아닌가 하는 광의의 혼동까지 포함된다고 보고 있으며, 출처의 혼동에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 상품의 성질, 영업의 형태 기타 거래사정 등에 비추어 유사상표를 사용하는 상품 또는 영업이 저명상표의 저명도와 그 지정상품 또는 영업이 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연·후원관계가 있는지가 일응의 기준이라고 판시하고 있다.

 

3. 상표의 희석화 또는 손상(부정경쟁법 제2조 제1호 다목)

 

우리나라 부정경쟁법 제2조 제1호 다목에서는 물품이 유사하지 않거나 상품출처오인의 가능성이 없더라도 또는 주체의 동일성에 관한 혼동이 없더라도. 주지 ·저명한 상표의 희석화, 손상에 해당하는 경우 상표자체의 재산적 가치를 보호하기 위하여 이를 부정경쟁행위로 규제하고 있는데, 이는 미국 15 U.S.C. § 1125(c)에 상응한다.

 

우리나라 법원은 부정경쟁법 제2조 제1호 다목 '식별력'을 손상하게 하는 행위란 특정상품과 관련하여 사용되는 것으로 널리 알려진 표지를 그 특정상품과 다른 상품에 사용함으로써 신용 및 고객 흡인력을 실추 또는 희석화시키는 등 자타상품 식별기능을 훼손하는 것, 즉 상품이나 서비스를 식별하게 하고 그 출처를 표시하는 저명 상표의 힘(식별력, 단일성, 독특함, 명성 등)이나 기능이 감소하게 하는 것을 의미한다고 보고 있고, '명성'을 손상하게 하는 행위란 어떤 좋은 이미지나 가치를 가진 주지의 표지를 부정적인 이미지를 가진 상품이나 서비스에 사용함으로써 그 표지의 좋은 이미지나 가치를 훼손하는 행위를 의미하는 것으로 보고 있다(서울지방법원 2003. 8. 7. 선고 2003카합1488 판결등).


Ⅲ. 가능한 항변


1. 표현의 자유(The First Amendment rights Defence)

 

상표와 관련하여 위법성이 문제될 때 미국의 경우 수정헌법 제1조의 표현의 자유가 항변으로 많이 주장되고 있다. NFT와 연결된 디지털 이미지의 경우 표현물로서 미국 제2연방항소법원의 로저스 테스트(Rogers test)에 따라 상표권침해주장에 항변할 수 있다.

 

로저스 테스트란 Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)판결에서 제2항소법원이 에르메스 사건과 같은 소비자의 혼동방지라는 공익과 표현의 자유라는 공익과의 균형이 필요한 상황에 적용되도록 발전되었다. 로저스 테스트를 통과하려면 첫째, 제목이 그 물품과 예술적 관련성이 있거나 2) 작품의 출처나 내용에 대해 소비자를 명시적으로 오도한 것이 아니어야 하며 이에 해당할 경우 상업적 성격이 있더라도 상표권침해가 아니라고 보았다. 이러한 기준은 오랜기간 예술작품에서 상표를 사용하는 경우에 대하여 상표권침해를 부정하였다.

 

그런데 최근 Stouffer v. Nat'l Geographic Partners, LLC, 460 F. Supp. 3d 1133, 1142-43 (D. Colo. 2020)판결에서, 법원은 로저스 테스트가 각 상황의 사실관계를 설명하기 어렵고 융통성이 없어 상표권과 표현의 자유사이의 적절한 균형을 파악하지 못한다고 비판하며 작품의 예술적인 관련성에 초점을 맞추기 보다는 후사용자가 선사용자의 상표를 사용함에 있어서 순수한 예술적 동기가 있었느냐에 초점을 맞추는 새로운 6요소 테스트(genuine artistic motive test)를 고안하였다.

 

위 6요소는 첫째, 선사용자와 후사용자가 같거나 유사한 종류의 물품과 서비스의 동일성을 표시하기 위하여 상표를 사용하였는지, 둘째, 후사용자가 작품에 상표자체를 넘어 그만의 표현적인 내용을 어느 범위까지 추가하였는지, 셋째, 후사용자의 사용시기가 선사용자의 상표의 인기에 편승하려는 동기를 암시하는지, 넷째, 상표가 그 물품, 서비스, 작품과 예술적으로 어떠한 방식으로 연관되는지, 다섯째, 후사용자가 공적으로 비예술적 동기를 암시하는 어떤 말이나 행동을 했는지, 여섯째, 후사용자가 사적으로 비예술적 동기를 암사하는 말이나 행동을 했는지이다.

 

2. 지명적 공정사용(nominative fair use)

 

미국의 뉴키즈 온더블럭(The New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992))판결에서 연방항소법원은 (1) 상표권자의 상표를 사용하지 않고서는 상표권자의 상품이나 서비스를 설명할 수 없고, (2) 최소한의 범위에서 상표를 사용하였으며, (3) 일반 소비자들에게 상표 사용에 대하여 상표권자의 승인이 있었거나 상표권자와 후원관계가 있는 것과 같은 인상을 주는 행위가 없었을 경우라는 요건을 모두 충족할 경우 지명적 공정사용이 되어 상표권침해가 되지 않는다고 판시한 바 있다.

 

이후 Int'l Info. Sys. Sec. Certification Consortium v. Sec. Univ., LLC - 823 F.3d 153 (2d Cir. 2016)판결에서 제2순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Second Circuit)은 상표침해요건인 소비자들의 혼동가능성여부를 판단함에 있어서 위 3요소에 추가하여 폴라로이드 8요소 밸런싱 테스트(the Polaroid eight-factor balancing test)도 검토되어야 한다고 판시하였다.

 

폴라로이드 8요소에는 (1) 상표의 강점, (2) 상표의 유사성, (3) 제품의 근접성 및 제품 간 경쟁력, (4) 선사용자가 후사용자의 상품시장으로 진입할 가능성이 있다는 증거, (5) 실제 소비자의 혼동 증거, (6) 도용상표가 나쁜 고의로 사용되었다는 증거, (7) 상품의 품질, (8) 관련시장에서의 소비자의 지적수준이 포함된다.

 

3. 최초판매의 원칙(First Sale Doctrine, 권리소진원칙)

 

최초판매의 원칙이란 상표가 표시된 상품을 배포하는 행위는 상표사용으로서 상표권자의 허락이 필요하나 일단 상표권자의 동의를 받아 배포된 이후의 유통단계에서의 계속적인 배포행위는 상표권자의 동의가 없더라도 상표권침해가 되지 않는다는 원칙으로서, 우리나라 저작권법 제20조 단서와 같이 상표법에는 최초판매의 원칙에 대한 명시적인 규정은 없지만 해석상 인정되고 있다. 이러한 최초판매의 원칙은 지적재산권 전반에 대하여 적용되는 것으로서 이미 지적재산권자의 동의를 받아 소비자에게 팔린 물품이 재판매되는 경우 지적소유권자는 권리침해주장이 제한된다는 원칙이다. 


Ⅳ. 에르메스 사건의 경우


에르메스는 로스차일드가 그의 NFT를 광고할 목적으로 에르메스가 미국특허상표청에 등록한 버킨상표와 유사한 메타버킨이라는 명칭을 NFT와 그의 웹사이트 도메인 주소로 사용한 행위가 등록상표권침해와 상표희석화, 사이버스쿼팅에 해당한다고 주장하였고, 메타버킨이 마치 에르메스가 승인하고 지원한 제품인 것 같은 오인을 초래하였다고 주장하였다.

 

이에 대하여 로스차일드는 예술적 연관성이 있는 작품이거나 노골적으로 출처 혼동을 야기하지 않는 경우에 상표사용이 허용된다고 보는 로저스 원칙을 주장하였고. 물리적인 제품만 상표법위반이 문제된다는 Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.판결을 인용하면서, 메타버킨은 앤디워홀이 캠벨수프캔작품을 창작한 것과 같다며 수정헌법1조의 권리를 주장하였다.  

 

그러나 위 로스차일드의 주장에 대하여 법원이 예술적 연관성을 요하는 로저스 테스트에 추가하여 genuine artistic motive test도 검토할 경우 메타버킨 제작에 순수한 예술적 동기가 있었다고 판단되어야 상표권침해가 부정될 수 있다.

 

설사 로스차일드의 메타버킨 사용이 위 테스트를 통과하지 못하더라도 일반적으로 상표는 등록된 물품이나 서비스에만 적용되는 점을 고려하였을 때, 버킨등록상표가 가죽제품인 반면 메타버킨 NFT는 가죽제품이 아니므로 에르메스는 가죽제품에 대한 상표가 NFT와 연결된 표현적 이미지에도 상표의 효력이 미치는지를 증명하여야 하고, 과연 소비자들이 디지털이미지로 된 메타버킨을 에르메스의 가죽 버킨백과 혼동할 가능성이 있었는지도 입증하여야 로스차일드의 상표권침해가 인정될 수 있다.


Ⅴ. 나이키 사건의 경우


2022년 2월 스탁엑스(stockX)가 판매 중인 Vault NFT 컬렉션중 나이키의 상표 및 운동화 이미지를 사용한 것에 대하여 나이키가 등록상표권 침해 및 출처허위표시와 상표의 희석화 또는 손상에 해당한다며 뉴욕 남부 연방지방법원에 소송을 제기하였다[Nike, Inc. v. StockX LLC, No. 1:22-CV-00983(S.D.N.Y.)]. 즉 스톡엑스가 나이키의 동의 없이 나이키의 상표를 NFT에 사용한 것은 등록상표권침해이며, 나이키NFT에 “100%Authentic”이라고 표시하여 나이키와 스톡엑스가 연관이 있는 듯한 오인 혼동을 초래하였고, 스톡엑스에 판매되는 나이키NFT의 경우 실제 나이키 신발 소매가보다 몇배나 비싸 이러한 점에 대하여 비판이 있었는데 이러한 부분 등이 나이키의 브랜드 평판을 저해하여 상표의 희석화 또는 손상에 해당한다고 주장하였다.

 

이에 대하여 스탁엑스는 NFT에 사용된 나이키상표는 단지 실제 나이키 운동화의 정품인증을 위해서 사용된 것일 뿐 그 NFT자체를 상품으로 팔려고 한 것이 아니며, 이러한 상표사용은 이커머스(e-commerce)에서 실제 신발을 팔기 위해 이미지를 사용하는 것과 같으므로 지명적 공정사용에 해당하고, NFT는 재판매를 위한 실제 신발과 연결되어 있다는 것을 명확히 하기 위해 사용되었을 뿐이므로 소비자들에게 혼동의 우려를 주지 않았다는 최초판매원칙을 주장하였다.

 

그런데 스탁엑스의 지명적 공정사용주장이 받아들여지려면, 제2순회항소법원이 적용하는 폴라로이드 8요소들을 충족하여야 하는데, 나이키가 2021년 10월 말, “다운로드 받을 수 있는 가상 물품, 즉 신발류를 나타내는 컴퓨터 프로그램(downloadable virtual goods, namely computer programs featuring footwear)”과  “신발류를 비롯한 가상 물품을 제공하는 매장 서비스(retail store services featuring virtual goods, namely footwear)”를 지정상품∙서비스명으로 명시한 상표 여섯 건을 출원한 점에 비추어 폴라로이드 8요소 중 4요소인 '선사용자가 후사용자의 상품시장으로 진입할 가능성'이 있고, 스톡엑스가 나이키NFT에 “100% Authentic” 을 표시하였기 때문에 5요소인 '실제 소비자가 혼동하였을 증거'가 있었다고 볼 수 있어 지명적 공정사용주장이 받아들여지지 않을 가능성이 있다.

 

또 스탁엑스의 최초 판매원칙주장에 대하여는 최초 판매원칙이 과연 소비자가 NFT화된 나이키 신발의 가상 이미지를 판매하는 경우에까지 적용될 수 있는가에 대하여는 아직 미지수라는 의견이 있다. 최초판매원칙이 적용되려면 원칙적으로 '배포'에 해당되어야 하는데 NFT의 이전은 법적으로 배포라기 보다는 '전송'이고, 우리나라 판례의 경우 저작권법 제20조 단서의 배포에 해당하려면 유체물이어야만 한다고 판시하고 있는데 NFT는 유체물로 보기 어렵기 때문이다.


Ⅵ. 과거 유사한 경우의 판결


1. 게임내 실제 클럽의 로고와 트레이드 드레스 사용

 

미국의 E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc., 547 F.3d 1095 (9th Cir. 2008)사건에서는 원고 ESS Entertainment 2000, Inc. (이하 "ESS")가 운영하는 클럽의 특유logo와 trade dress를 Rock Star가 ‘Grand Theft Auto: San Andreas’라는 유명 게임에 ESS의 허락없이 묘사하였고, 이로 인하여 이 게임에 ESS가 관계되어 있다는 혼동을 초래하였으므로 ESS의 상표권과 트레이드드레스를 침해하였다고 주장하였다.

 

이에 대해 Rock Star측은 지명적 공정이용과 수정헌법 제1조의 표현의 자유를 주장하였고 해당 로고사용은 혼동가능성을 초래하지 않는다고 반박하였다.

 

이 사건에서 법원은 지명적 공정이용은 배척하였으나, 게임 속의 위 묘사가 미국 수정 헌법 제1조에 의해 보호된다고 판시하였고, 일반 대중들이 실제 존재하는 클럽이 해당 게임을 만들었다고 혼동될 가능성이 적으므로 Rock Star가 게임 속에 위 클럽의 로고와 클럽을 묘사한 것은 실제 클럽 소유주의 상표를 침해하지 않았다고 판시하였다.

 

2. 가상현실 게임에 현실 세계의 군용차 ‘험비’ 마크사용

 

미국 군용차 제조업체인 에이엠 제너럴은 게임개발사 액티비전 블리자드가 게임 ‘콜 오브 듀티(Call of Duty)’에 에이엠 제너럴 군용차인 ‘험비(Humvees)’와 험비 마크를 무단으로 사용함으로써 상표권을 침해하였다고 주장하며 2017년 뉴욕 맨해튼 연방지방법원에 소송을 제기했다[(AM Gen. LLC v. Activision Blizzard, Inc., 17 Civ. 8644 (GBD), 2020 U.S. Dist. LEXIS 57121 (S.D.N.Y. Mar. 31, 2020)].

 

이 판결에서 법원은 Rogers test를 적용하였으며, 블리자드가 게임에서 험비를 사용한 것은 게임의 현실감을 강화하기 위한 예술적 표현으로서 예술적 관련 요건이 충족된다고 판시하였고 Polaroid요소와 관련하여 그 누구도 콜 오브 듀티라는 게임이 험비제조사의 후원을 받는 다는 오인을 명시적으로 의도하지 않았고 혼동가능성을 초래하지 않았으므로 상표권침해가 아니라고 판시하였다.

 

3. 검토

 

위 두 판결 모두 상표권자의 허락없이 상표를 사용함으로써 많은 영업이익을 얻었지만 현실세계에서의 상표를 게임 등 온라인에 사용하였을 경우 예술적 표현으로 인정되고 표현의 자유로 보호될 수 있고 혼동가능성이 적다는 이유로 상표권침해가 부정되었다.


Ⅶ. 결론


에르메스 사건과 나이키 사건은 모두 NFT와 관련한 상표권침해가 문제가 되는 사안이고, 에르메스의 경우 현실세계 물품에 대하여 상표권이 등록된 경우 이에 대한 효력을 디지털 이미지와 연결된 NFT에도 미친다고 볼 수 있을 것인지 그리고 메타버킨의 사용을 표현의 자유 및 예술의 자유로 포섭될 수 있을 것인지가 중요한 쟁점이 되고, 나이키 사건의 경우 현실 물품과 연결된 NFT의 경우 지명적 공정사용이 인정되어 상표권침해가 부정될 수 있을 것인지가 중요한 쟁점이 되는 사안으로서 위 두 사건의 판결이 어떻게 나올지에 따라서 현행 상표법만으로 NFT등에도 규율이 가능한지 아니면 추가입법이 필요한지가 결정될 것으로 보인다.

 

그리고 설사 에르메스나 나이키가 위 소송에서 이기더라도 NFT를 블록체인에서 배제할 수 없고, 가장 가능한 조치는 NFT(이미지 자체가 아닌 판매 기록)를 접근 불가능한 지갑으로 옮기는 '버닝(burning)'인데, 이러한 경우 디지털 아트 세계에 암시장이 생길 수도 있다는 우려가 제기되고 있다.

 

따라서 메타버스 사업 등 디지털 자산, 가상자산을 현실 영업 활동에 활용하는 사업을 할 경우에는 미리 온라인 상표등록을 하여 가상현실에서의 상표권침해에 대하여 대비하고, 가품 적발AI 모니터링 프로그램 등의 활용으로 미리 상표권침해로 인한 영업손실을 방지하기 위한 적극적인 노력이 필요하다. 끝.

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